사용자, 종업원의 직무발명 권리와 의무

지난 기고에서 종업원의 발명에 대한 취급(종업원이 본인 이름으로 출원을 해도 되는지)에 대해 다루었습니다. 이번 기고에서는 직무발명에 대한 사용자, 종업원 각각의 권리와 의무에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

1. 종업원과 사용자의 권리·의무

지난 기고에서 직무발명의 성립조건에 대해 다루었습니다. 직무발명이 성립하는 것을 가정하고 종업원과 사용자의 권리·의무에 대해 말씀드리겠습니다.

각 단계 별 설명은 아래와 같습니다.

S10

종업원이 직무발명을 완성합니다(직무발명인지에 대한 판단기준은 지난 기고 참고). 종업원은 직무발명에 대한 비밀유지 의무를 가집니다.

S12

종업원이 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득합니다. 비록 나중에 사용자가 그 권리를 가져가더라도 최초에 특허 받을 수 있는 권리를 취득하는 주체는 발명을 완성한 종업원입니다.

S14

사용자(회사)는 발명에 대한 통상실시권을 취득합니다. 통상실시권이란 발명을 무상으로 실시(사용)할 수 있는 권리입니다. 통상실시권이 있으면 발명에 대해 독점권을 행사하지는 못하지만, 적어도 무상으로 해당 발명을 사용할 수는 있습니다. 중소기업은 특별한 제한 없이 통상실시권을 자동 취득합니다. 하지만, 대기업은 종업원의 직무발명을 승계한다는 계약 또는 규정이 마련된 경우에만 통상실시권을 취득합니다.

S18

사용자(회사)는 직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리를 승계할지 여부를 결정합니다. 사용자가 종업원의 직무발명을 승계한다는 계약 또는 규정이 마련되지 않은 경우, 종업원은 승계를 거절할 수 있습니다.

사용자가 종업원의 직무발명을 승계한다는 계약 또는 규정이 마련된 경우, 종업원은 승계를 거절할 수 없습니다.

물론, 계약이나 규정이 없더라도 종업원의 동의가 있으면 회사는 직무발명에 대한 권리를 양도받을 수 있습니다. 여기서, 동의는 암묵적인 동의도 포함됩니다. 예를 들어, 종업원이 회사 이름으로 특허출원을 하는 것에 큰 이견 없이 협조했을 때 암묵적인 동의가 있는 것으로 본 사례가 있습니다.

S20

사용자는 승계 여부에 대한 결정을 종업원에게 통지해야 합니다. 이 통지 의무가 생각보다 중요합니다. 현행 법에서 사용자는 직무발명 완성 보고일로부터 4개월 안에 승계 여부에 대한 통지를 해야 합니다. 만약, 승계 여부에 대한 통지를 누락한 경우, 사용자는 종업원의 동의 없이 직무발명에 대한 권리 승계를 주장할 수 없습니다. 여기에서 그치지 않고 사용자는 통상실시권 마저도 박탈당하게 됩니다. 즉, 종업원이 동의해주지 않는다면 사용자가 직무발명에 대해 아무런 권리도 가질 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.

2024년 8월 7일부터 시행되는 개정법에서는 이런 통지 의무를 완화해서 직무발명에 대한 승계 규정이나 계약이 있는 경우, 사용자가 승계 여부를 통지하지 않더라도 발명이 완성되는 시점에 자동으로 승계가 이루지게 됩니다(개정법은 사용자의 통지 의무를 많이 경감해주었다고 보시면 됩니다).

S22

사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하겠다는 결정을 통지하면, 직무발명에 대한 권리(특허받을 수 있는 권리 등)의 양도가 이뤄집니다.

2024년 8월 7일부터 시행되는 개정법에서는 직무발명에 대한 승계 규정이나 계약이 있는 경우, 사용자가 승계 여부를 통지하지 않더라도 발명이 완성되는 시점에 이미 직무발명에 대한 권리의 양도가 이루어진 것으로 봅니다.

S24

사용자는 직무발명에 대해 특허출원을 할 지 여부를 결정합니다. 특허는 공개 이슈가 있기 때문에 간혹 사용자는 특허출원을 하지 않고 노하우로 발명을 관리하는 경우도 있습니다. 주의할 점은 사용자가 특허출원을 포기하는 것과 직무발명에 대한 승계를 포기하는 것은 서로 독립적인 사건입니다. 사용자는 직무발명에 대한 권리를 양도받음에도 불구하고 특허출원을 하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 직무발명에 대한 권리는 여전히 사용자에게 있기 때문에 종업원이 특허출원을 하는 것은 허용되지 않습니다.

S26

사용자는 특허출원을 할지 말지 여부를 종업원에게 통지합니다.

S28

사용자는 직무발명에 대한 권리를 양수한 대가로 종업원에게 합리적인 보상을 해야 합니다. 특허출원을 하는지 여부와는 무관합니다. 사용자는 직무발명에 대한 권리를 양수하기로 한 이상 특허출원을 하지 않고 노하우로 관리하더라도 합리적인 보상을 해야 합니다.

앞서 말씀드렸듯이 2024년 8월 7일부터 시행되는 개정법에서는 이런 통지 의무를 완화해서 직무발명에 대한 승계 규정이나 계약이 있는 경우, 사용자가 승계 여부를 통지하지 않더라도 발명이 완성되는 시점에 자동으로 승계가 이루지게 됩니다

따라서, 위 그림처럼 S18, S20, S22 단계는 사라집니다. 대신, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 규정이나 계약이 있을 경우, 별도의 통지 없이도 직무발명 완성 시점에 사용자가 권리를 승계합니다. 그러면 사용자는 합리적인 보상을 해야할 의무가 발생합니다. 사용자가 원하지 않을 경우, 사용자는 직무발명을 승계하지 않겠다는 통지를 종업원에게 할 수 있습니다.

2. 직무발명 보상제도

직무발명 보상제도가 다소 낯설게 느껴질 수 있습니다. 제 경험상 중소기업들 90% 이상이 직무발명 보상제도 자체를 모르거나 알더라도 구체적인 제도를 정해놓지 않은 경우가 대부분입니다.

어느정도 이해는 됩니다. 눈앞의 미션을 처리하기 바쁜 중소기업에게 직무발명 이슈는 당장 급한 이슈가 아닐 수 있습니다.

회사(사용자)와 근로자(종업원) 사이에는 너무나도 다양한 다툼이 있습니다. 특히, 직무발명과 관련된 직군이 한정적이다 보니 기업 대표님들이 직무발명 보상제도의 필요성을 당장 느끼지 못할 수도 있습니다.

다른 근로분쟁 이슈보다 빈도가 낮기는 하지만, 직무발명에 대한 분쟁도 심심치 않게 일어납니다. 제가 접했던 사례들을 말씀드립니다.

사례1

중소기업의 핵심 연구인력이 퇴사하면서 재직중 발명한 내용으로 출원을 하고, 해당 출원 아이템으로 창업을 한 경우

사례2

대학교 산학협력단과 교수님 사이에 출원비용 부담에 대해 다툼이 있는 경우(간혹 대학이 출원비용을 전부 부담하지 않으면서 특허에 대한 권리를 모두 주장하는 경우)

사례3

중소기업 핵심 연구인력이 이직 전 개발기술을 이직을 한 기업에서 출원하는 경우

저는 개인적으로 직무발명 보상제도를 취업규칙의 연장선으로 보고 있습니다. 취업규칙이 있다고 해서 노사갈등을 완전히 배제시킬 수는 없습니다. 하지만, 취업규칙은 노사갈등의 상당부분을 사전에 예방하고 혹여나 분쟁이 있을 때에는 판단의 중요한 참고자료가 됩니다.

마찬가지로 직무발명 보상제도는 직무발명에 대한 갈등 상당부분을 사전에 예방하고 혹여나 분쟁이 있을 때에 판단의 중요한 참고자료로 활용됩니다.

직무발명 보상제도는 아래와 같은 기능을 합니다.

• 사용자가 직무발명을 승계하겠다는 규정(이것 때문에 종업원의 동의가 없더라도 사용자는 직무발명에 대한 권리를 종업원으로부터 양도받을 수 있습니다)
• [그림 1]의 S16, S18, S20, S22, S24, S26 프로세스를 진행하는 방식에 대한 구체적인 규정
• [그림 2]의 S28 프로세스에서 합리적인 보상액에 대한 기준

위에서 “합리적인 보상”이라는 매우 모호한 단어가 나옵니다. 이 때문에 직무발명 보상제도가 분쟁을 100% 차단할 수는 없습니다. 나름 직무발명 보상제도를 체계적으로 운영하는 대기업에서도 직무발명 관련 분쟁이 일어나는 이유는 모두 “합리적인 보상”에 대해 사용자와 종업원의 의견이 다르기 때문입니다.

• 관련 뉴스: 세계 최초 DMB폰 개발` 연구원, LG전자 상대 직무발명 보상 일부 승소

직무발명 보상제도에서 ‘합리적인 보상’의 액수를 사전에 모두 정하기는 어렵습니다. 다만, 통상적으로 특허출원, 등록 단계에서 종업원에 대한 보상액을 일정 부분 미리 정해 놓게 되면 종업원들의 발명 의욕을 고취하고, 혹여나 분쟁 발생시 직무발명 보상제도가 중요한 참고자료로 활용될 수 있습니다. 무엇보다도 사용자 입장에서는 직무발명을 승계하겠다는 규정이 있어야만 직무발명에 대한 권리를 보장받을 수 있습니다.

끝으로 저희 법인에서는 직무발명 보상제도 도입에 대한 컨설팅을 매우 저렴한 비용에 제공하고 있습니다. 직무발명 보상제도 도입으로 분쟁을 예방하고, 종업원들이 더 많은 발명으로 회사에 기여하는 것을 유도하기를 바랍니다.