IP 금융 이야기: IP 수익화 사례

지난번 IP 금융의 여러 모델들에 대해 설명했습니다. 이번에는 IP 수익화 프로젝트 사례들에 대해 이야기하겠습니다. 미국의 경우, IP 수익화 사례가 매우 많습니다. 우리나라는 미국에 비해서는 IP 수익화 시장의 크기가 현저히 작은 것이 사실입니다. 우리나라 기업이 IP 수익화로 큰 수익을 거둔 경우도 대부분 우리나라 기업이 소유한 미국 특허를 수익화한 경우입니다.

우리나라 기업 또는 연구기관 등이 소유한 IP의 수익화 사례들 중 비교적 쉽게 와닿을 만한 사례 2개를 소개합니다.

1. 이종호 과학기술정보통신부 장관 핀펫(FinFET) 반도체 특허

2023년 이종호 장관이 과기정통부 장관 후보로서 재산공개를 할 때에 160억 원의 재산을 신고했습니다. 이종호 장관은 재산공개를 할 때에 자신의 재산 대부분이 특허 수입이라고 밝혔습니다.

2002년 원광대학교 교수로 재직하던 이 장관은 카이스트와 공동과제를 수행하였고 그 결과물로 핀펫(FinFET) 반도체 기술을 개발했습니다. 카이스트는 한국에서 핀펫 반도체 특허를 출원했습니다. 하지만, 카이스트는 당시 해외출원비용이 부족하다는 이유로 미국 출원은 진행하지 않았고, 이종호 교수가 개인 이름으로 미국 출원을 진행하여 등록을 받습니다. 그 후, 2005년에 KAIST IP(이하, KIP)가 이종호 교수의 특허를 이전 받아 수익화 프로젝트를 진행합니다. 이 장관의 핀펫 반도체 기술에 대한 수익 대부분이 미국 특허에서 창출되고 있습니다. 핀펫 반도체 특허 사례는 다소 비용이 들더라도 미국 특허를 확보하는 것이 얼마나 중요한 지를 보여주고 있습니다.

이종호 장관의 핀펫 반도체 특허와 관련해서는 다양한 법률적 이슈들이 있습니다. 직무발명 이슈, 미국 특허의 출원인 적격, KIP와 카이스트 사이의 특허 수익 분배와 관련된 분쟁 등 여러가지 이슈들이 복합적으로 얽혀 있습니다.

수익화 모델

• IP 수익화 전문기관(KIP): IP 수익화 전문기관(이하, 전문기관)은 IP 수익화 프로젝트(이하, 프로젝트)를 주도합니다. 전문기관은 프로젝트에 대한 투자를 유치합니다. 전문기관은 특허권자의 특허를 양도받거나 전용실시권을 설정 받아서 수익화 대상들을 상대로 소송 또는 협상을 진행합니다. 본 사안에서는 KIP가 전문기관에 해당하며, KIP는 이종호 장관의 특허를 양도받아 프로젝트를 진행했습니다.
• 투자자(Burford Capital): IP 수익화 프로젝트에 투자를 하고 프로젝트에서 수익이 발생할 경우, 수익을 배당 받습니다. 가장 많은 리스크를 지는 만큼 통상적으로 수익에 대한 변제 순위가 가장 높고, 배당 비율도 가장 높은 편입니다.
• 특허권자(이종호 장관): 전문기관에게 특허를 양도하거나 특허의 전용실시권을 설정해줍니다. 특허의 양도는 무상 또는 유상으로 이뤄집니다. 특허가 유상으로 양도될 경우, 특허권자가 미래 수익을 배당 받는 비율은 낮아집니다.
• 로펌: 전문기관의 지휘 아래에 소송 또는 로열티 협상 등을 진행합니다. 전문기관과 로펌 사이의 계약은 다양한 형태로 이뤄집니다. 가장 중요한 요인은 성공 보수(contingent fee)의 비율입니다. 로펌이 자신의 착수금을 작게 책정하고 성공 보수 비율을 높일수록 프로젝트 수익에서 로펌이 차지하는 비중이 높아지는 편입니다.

KIP vs INTEL

INTEL은 2011년 KIP와 로열티 협상을 진행했습니다. 협상내용을 구체적으로 알 수는 없으나 언론에 공개된 바로는 INTEL은 100억원 규모의 로열티를 KIP에게 지불하고 특허발명 실시를 허락받았습니다.

KIP vs 삼성전자

KIP와 삼성전자 사이의 초기 로열티 협상은 결렬되었고, 결국 2016년 KIP는 삼성전자를 상대로 특허침해소송을 제기합니다. 2018년 미국 배심원단은 삼성전자가 KIP에게 4억달러(당시 환율 기준 4,400억원)을 배상하라고 평결했습니다. 삼성전자는 배심원 평결 후 KIP와 합의를 진행하였고 특허 침해소송은 합의로 종결되었습니다. 구체적인 합의 내용은 비공개이나 삼성전자가 KIP에 지불한 로열티는 배심원달이 평결했던 배상금 4억달러에 약간 못 미치는 수준으로 예상됩니다.

2. 특허 계정 운용사 인텔렉추얼 디스커버리의 수익화 성공 사례

국내 자본을 이용하여 특허 수익화를 진행해야 한다는 목소리가 많이 나왔습니다. 이런 배경에서 모태펀드 특허계정이 등장했습니다. 모태펀드 특허계정 운용사 중 대표적인 곳이 인텔렉추얼 디스커버리입니다. 인텔렉추얼 디스커버리는 IP 수익화 전문기관인 동시에 모태펀드 특허계정의 운용사로서 수익화 프로젝트에 투자도 집행합니다.

인텔렉추얼 디스커버리의 IP 수익화 사례 중 쉽게 이해할 수 있는 사례가 USB 특허 사례입니다. 하나 마이크론이라는 회사는 일체형 회전 커버를 갖는 플래시 메모리 장치 특허를 미국에서 등록 받았습니다. 인텔렉추얼 디스커버리는 자회사 PAVO SOLUTIONS를 통해 하나 마이크론의 특허를 매입하였습니다. 그 후 PAVO SOLUTIONS는 미국의 Kingston Technology 사를 상대로 특허 침해 소송을 제기하였으며 180억원대의 배상 판결을 이끌어 냈습니다.

혹자는 위 그림을 보고 “저런 것이 특허가 돼?”라는 말을 하기도 합니다. 특허의 가치를 결정하는 요소중 중요한 것은 기술의 범용성, 표준성, 시장성입니다. 저는 “콜럼버스의 달걀” 이야기를 좋아합니다. 특허도 콜럼버스의 달걀과 같다고 생각합니다. 특허출원 전에는 아무도 시도하지 않았지만, 특허출원 후 많은 사람들이 당연하게 여기는 발명이 높은 가치를 인정받는 경우가 많답니다.