출원부터 등록까지 얼마나 걸릴까 - 특허·실용신안 심사기간

변리사님, 아직도 결과가 안 나왔나요?

고객에게 들어오는 문의 중 가장 많은 문의는 [특허·실용신안·상표·디자인]에 대한 심사결과가 언제 나오냐는 것입니다. 워낙 많이 받는 질문이다 보니 어느정도 답변 프로세스는 정해져 있습니다. 질문을 받으면 저는 해당 사건을 특허로 [특허청 운영 사이트]에서 조회하고 심사 순번을 알려주면서 예상 심사 완료 시점을 안내합니다. 때로는 심사 순번을 보고도 예상 심사 시점을 알기 어려울 때도 있습니다.

그리고 고객에게 심사기간을 안내해도 납득하지 못하는 분들도 여럿 있습니다. 보통은 왜 이렇게 오래 걸리는 것이냐 또는 왜 말씀하셨던 시점이 지났는데도 심사 결과가 나오지 않느냐는 문의를 받습니다.

심사관과 고객 사이에 있는 제 입장에서는 난감할 때가 많습니다. 대부분의 경우, 변리사가 심사 기간을 당기기 위해 할 수 있는 것은 많지 않습니다. 절차적인 수단을 다 활용한 뒤 할 수 있는 것은 담당 심사관에게 전화하여 언제 심사가 완료될 지 문의하고 출원인의 사정이 있으니 참작해달라고 코멘트(부탁?)하는 것 정도입니다. 출원에 대해 거절·등록에 대한 결정권한을 가진 심사관에게 심사를 빨리 해달라고 과한 민원을 넣는 것도 좋지 만은 않습니다.

심사관들은 객관적으로 심사를 진행하겠지만, 모든 일이 사람이 하는지라 민원이 많아지게 되면 그에 따라 안 좋은 인상을 줄 수도 있습니다. 이번 글에서는 특허, 실용신안, 상표, 디자인 가운데 특허·실용신안의 심사기간에 대해 말씀드리겠습니다.

1. 특허(실용신안) 출원의 심사 트랙

특허(실용신안)의 심사 트랙을 이해하기 위해서 출원, 심사청구, 우선심사청구 3가지 절차가 있음을 이해해야 합니다. 특허(실용신안)은 출원한 후 심사청구를 해야 심사가 진행됩니다. 그리고, 심사청구가 있은 후에야 우선심사 청구를 추가로 진행해서 심사 절차를 촉진할 수 있습니다.

이런 배경에서 저는 특허(실용신안)의 심사 트랙을 크게 3가지로 분류합니다.

• 느린 심사
• 일반 심사
• 우선 심사(빠른 심사)

느린 심사 트랙 : 출원으로부터 첫 번째 심사결과가 나오기까지 최장 36개월+α(20개월 내외)로 지연가능

출원인이 의도적으로 심사 시점을 늦추는 경우입니다. 특허/실용신안은 상표나 디자인과는 다르게 출원과 심사청구 절차가 따로 있습니다. 상표나 디자인은 출원을 하게 되면 따로 심사청구 없이도 심사 절차가 시작되지만, 특허는 “심사청구”를 하지 않으면 심사절차가 개시되지 않습니다.

특허/실용신안은 “청구항”에 적힌 대로 권리범위가 정해집니다. 한국어가 “아” 다르고 “어” 다르다고 하죠. 이 청구항에 기재된 문구에 따라 권리범위가 바뀔 수 있다 보니 간혹 출원을 할 때에 심사청구를 미루는 경우도 있습니다(현재 출원 후 36개월까지 심사청구를 유보할 수 있습니다).

경험상 스타트업이 첫 번째 출원부터 심사청구를 유보하는 경우는 드뭅니다. 출원 수가 매우 많은 기업의 경우, 전략적으로 심사청구를 늦게 하는 경우가 있지만, 아직 보유 출원 수가 적은 스타트업이 첫 번째 특허출원의 심사청구를 유보하는 경우는 드물고, 별로 좋은 전략도 아니라 생각합니다. 분할출원이라는 절차를 통해 나중에라도 다시 심사를 받아 권리범위를 확장할 수 있기 때문에 저는 스타트업에게 신규 출원의 심사청구를 유보하는 것은 권하지 않는 편입니다.

다수의 특허 출원을 관리하는 기업의 경우, 전략적으로 특허의 심사 청구 시점을 늦출 수 있습니다. 그러다가 경쟁사의 공격 대상 제품을 특정하면 그 때에 효과적으로 상대방을 공격할 수 있게 청구항을 보정하고 심사청구를 할 수 있습니다. 일단 심사청구를 하고 나면 그 때가 되어서 우선심사를 함께 청구해서 남은 심사 기간을 단축할 수도 있습니다.

일반 심사 트랙 : 출원 및 심사청구 후 20개월±α

출원인이 출원과 함께 심사청구를 동시에 청구한 경우입니다. 전반적인 심사기간에 대한 특허청의 공식적인 답은 아래와 같습니다.

앞서 말씀드렸듯이 특허(실용신안)은 심사청구가 있어야 심사가 진행됩니다. 그래서 심사 기간도 “출원 후”가 아닌 “심사청구 후”를 기점으로 결정됩니다.

필자가 느끼기에 특허청이 개시한 기간(일반심사 26개월)은 다소 보수적인 입장의 답변인 듯합니다(특허청 공식 입장이 아닌 순전히 제 개인적인 견해입니다).

경험상 첫 번째 심사결과가 20개월을 넘겨서 나오는 경우는 흔치 않습니다. 다만, 최근에 출원 건수가 증가하고 우선심사 신청 비중이 늘어나면서 심사기간이 26개월 이상 늘어날 가능성을 배제할 수는 없습니다.

우선심사 트랙 : 우선심사 청구 후 6개월±α

특허(실용신안)의 심사를 가장 빨리 받는 방안입니다.

우선심사는 여러 장점들이 있습니다. 첫 번째는 빨리 결과를 확인한다는 것 그 자체가 장점입니다. 지식재산권 하나하나가 소중하고, 무엇보다도 시간이 가장 중요한 자원인 스타트업에게 출원 후 수 년 간을 무작정 기다리는 것은 쉽지 않은 일입니다.

우선심사는 해외출원을 할 때에도 많은 도움이 됩니다. 국내출원을 한 후 1년 안에 해외출원을 하면, 국내출원일과 동일한 출원 날짜를 인정받을 수 있습니다. 그런데 일반심사의 경우, 1년 안에 심사결과가 나오지 않습니다. 그래서 국내 특허의 심사결과를 모르는 상태에서 해외출원 여부를 결정해야 합니다.

우선심사를 진행하면 1년 안에 심사결과를 확인할 수 있습니다. 만약, 거절을 극복하지 못했다면 조기에 해외출원을 포기하는 것을 고려할 수 있습니다. 1년 안에 특허가 등록되었다면 이를 참조하여 해외출원을 더 적극적으로 진행할 수 있습니다. 특히, 한국에서 등록이 된 경우, 미국, 중국, 일본 등 주요 국에서도 PPH(심사하이웨이) 제도를 이용해서 심사 기간을 단축시킬 수 있습니다.

우선심사 청구는 심사청구 후 언제든지 진행할 수 있습니다. 물론, 심사청구후 이미 16개월이상 지났다면 우선심사를 청구할 이유가 실익이 크지 않겠습니다.

2. 우선심사 신청 조건

우선심사는 심사 기간을 단축할 수 있는 매우 좋은 수단 입니다만, 신청 요건을 갖추어야 합니다.

최근 들어 우선심사 신청대상이 다소 좁아졌습니다. 대표적으로 작년에는 특허청장이 지정한 선행기술조사 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 출원(우선심사신청에 관한 고시 제4조제4호)이 우선심사 대상에서 삭제되었습니다. 이전에는 마땅한 우선심사 사유가 없더라도 어느정도 비용을 추가 지출하고 선행기술조사 전문기관에 선행기술조사를 의뢰하면 우선심사를 진행할 수 있었습니다. 하지만, 이제는 선행기술조사 전문기관을 이용하는 우선심사 신청은 불가하며 다른 정당한 사유가 있어야 합니다. 우선심사 신청대상은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

• 관련 링크: 특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고지

있는 법조문을 일일이 확인하는 것이 쉽지는 않습니다. 그래서 스타트업에게 유용한 우선심사 사유를 몇 가지 알려드립니다.

출원 발명을 실시(사용, 생산 등) 또는 실시 준비 중인 경우

이 경우, 출원인이 자체적인 선행기술조사 결과를 제출하면서 우선심사를 신청할 수 있습니다. 발명의 실시 또는 실시 준비 중이라는 것을 입증하는 자료로 출원 발명이 적용된 제품(시제품)의 사진, UI 캡쳐 화면 등을 제출할 수 있습니다.

벤처캐피탈, 크라우드펀딩, 엔젤투자자, 엑셀러레이터로부터 5천만원이상 투자받은 창업 후 3년이내의 기업의 출원

투자를 유치한 스타트업에게 가장 유용한 우선심사신청 트랙이 아닐까 합니다.

벤처기업 인증을 받은 기업의 출원

기술혁신형 중소기업으로(이노비즈) 선정된 기업의 출원

특허청이 4차 산업혁명 관련 新특허분류를 부여한 특허출원

이 사유에 해당하는 분야는 인공지능, 사물인터넷, 삼차원 프린팅, 자율주행차, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 지능형로봇, 스마트시티, 가상증강현실, 혁신신약, 신재생에너지, 맞춤형 헬스케어, 드론, 차세대 통신, 지능형반도체, 첨단소재, 블록체인, 스마트제조, 차세대바이오의약품 기술 등이 있는데요.
특히 인공지능 관련 출원을 하시는 고객들이 해당 사유로 우선심사를 많이 시도합니다. 특히,인공지능 관련 출원을 하시는 고객들이 해당 사유로 우선심사를 많이 시도합니다. 다만, 최근에는 특허청이 新특허분류 부여에 대해 꽤 까다로운 편입니다. 예를 들어, 인공지능이 적용된 발명이라 하더라도 인공지능이 단순히 발명의 일부로서 공지 기술을 활용한 정도에 불과하면 新특허분류가 부여되지 않는 경우가 많습니다.

3. 심사 순번의 조회

특허로에서 심사 순번을 조회할 수 있습니다. 간혹 하루 단위로 심사 순번을 문의주시는 분들이 있습니다. 하지만, 심사 순번은 매달 한 번씩(매달 초)만 업데이트 됩니다.

특히나 일반심사의 경우, 심사 순번으로부터 심사 시점을 예상하기가 어렵습니다. 한 번은 이런 질문을 받은 적이 있습니다.

“5월에 심사순번이 4번이었는데 어떻게 6월에 심사순번이 14번으로 밀릴 수 있는 것이죠?”

이런 일이 가능합니다. 심사관은 우선심사 신청 사건을 일반심사 사건보다 먼저 처리할 수 있습니다. 따라서, 5월과 6월 사이에 우선심사 신청 사건이 많이 발생하면 심사 순번이 오히려 밀릴 수 있습니다. 그리고, 특허는 심사결과에 대해 의견을 제출할 수 있는 기회가 최소 한 번 이상 주어집니다. 따라서, 다른 출원에서 심사에 대한 대응이 이뤄진 경우 해당 사건을 심사관이 다시 심사하게 되어 심사순번이 밀릴 수도 있습니다.

그래서 저는 심사순번이 한 자리 수이면 이번 달에 심사결과가 나올 것을 기대할 수 있지만 장담은 드릴 수 없다고 얘기한답니다.

다음 번에는 상표와 디자인 출원의 심사기간에 대해 말씀 드리겠습니다.