특허 등록결정을 받았다면, 설정등록 전에 '분할출원'을 검토하세요 - 특허 1건으로는 기술을 지킬 수 없습니다

특허 등록결정 통지를 받으면, 대부분의 대표님들은 “드디어 끝났다"고 생각하십니다. 하지만 특허 실무에서는 등록결정이 나온 바로 그 시점이, 우리 기술을 더 단단하게 보호할 수 있는 가장 중요한 타이밍이기도 합니다.

핵심은 ‘분할출원’입니다. 이번 글에서는 스타트업 대표님들이 분할출원을 왜 검토해야 하는지, 그리고 이를 제대로 활용하려면 어떤 준비가 필요한지를 정리해 드리겠습니다.

1. 특허 1건이면 충분할까요?

스타트업이 가진 기술을 하나의 특허로만 보호하는 것은, 성(城)의 출입구를 하나만 두는 것과 비슷합니다.

경쟁사 입장에서 생각해 보겠습니다. 우리 기술 영역에 진입하고 싶은 후발업체가 있다면, 가장 먼저 고려하는 것이 ‘무효심판’입니다. 특허가 1건뿐이라면, 무효심판 한 번으로 해당 권리를 무력화시키고 시장에 진입하는 것이 상대적으로 수월합니다. (통계에 따르면, 특허무효심판의 인용 비율은 55%에 달합니다!)

특허의 무효 여부는 통상 ‘진보성’이라는 요건에 의해 결정됩니다. 그런데 진보성이 부정될 가능성이 0%인 특허는 현실적으로 존재하지 않습니다. 아무리 잘 쓰여진 특허라도, 단 한 건으로 모든 후발업체를 완벽하게 저지하는 데는 구조적인 한계가 있는 것입니다.

2. 분할출원이란 무엇인가요?

분할출원은 하나의 특허 출원에서 복수의 특허를 파생시켜 각각 독립적으로 등록받을 수 있는 제도입니다. 원래 출원에 포함된 기술 내용 중 청구항에 기재되지 않은 부분을 별도의 출원으로 분리하여, 서로 다른 관점에서 기술을 보호하는 권리를 추가로 확보할 수 있습니다.

핵심은 이렇게 등록된 특허들이 각각 독립적인 권리라는 점입니다. 경쟁사가 이를 무효화하려면 건건이 따로 무효심판을 제기해야 하고, 각 심판에서 모두 승소해야만 해당 기술을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 따라서, 특허의 개수가 늘어날수록 우리 회사의 특허가 분쟁에서 최종적으로 살아남아 경쟁사를 공격할 수 있게 될 확률이 지수함수적으로 늘어납니다.

즉, 분할출원은 경쟁사의 무효 시도를 복잡하고 부담스럽게 만들어, 후발업체의 진입 자체를 어렵게 만드는 전략입니다. 무효심판 비용은 통상적으로 특허 건수에 비례해서 발생하기 때문에, 특허가 여러 건이면 경쟁사 입장에서는 공격 비용이 크게 늘어납니다.

3. 분할출원, 언제까지 할 수 있나요?

분할출원을 검토할 수 있는 가장 중요한 시점은 “등록결정을 받은 후, 아직 설정등록(특허료 납부)을 하지 않은 구간"입니다. 이 기간에 분할출원을 진행하면, 원출원의 출원일을 그대로 소급받으면서 추가적인 권리를 확보할 수 있습니다.

다만, 등록결정을 받은 뒤에 급하게 분할출원을 검토하는 것보다는 처음 특허를 출원할 때부터 분할출원을 염두에 둔 명세서 작성 전략이 선행되는 것이 훨씬 효과적입니다.

분할출원은 원출원의 명세서에 기재된 내용 범위 안에서만 가능합니다. 최초 명세서에 다양한 기술적 구성과 실시예가 충분히 기재되어 있어야, 나중에 분할출원을 통해 여러 방향으로 권리를 확장할 수 있습니다. 반대로 명세서가 단일 실시예 중심으로 간결하게만 작성되어 있으면, 분할출원의 여지가 크게 줄어듭니다.

4. 분할출원은 투자 유치와 기업가치 평가에서도 유리합니다

분할출원을 통해 특허 포트폴리오를 구성하면, 기술 보호뿐 아니라 기업 가치평가에서도 긍정적인 효과가 있습니다.

투자자나 외부 기관이 기술 가치를 평가할 때, 핵심 기술이 단일 특허로만 보호되고 있는 경우보다, 서로 다른 관점에서 보호하는 복수의 등록 특허로 구성된 포트폴리오가 기술의 확장성과 방어력 측면에서 더 높은 평가를 받는 경우가 많습니다. 특히 기술의 핵심 포인트가 명확하거나 다양한 적용 분야가 있는 경우라면, 전략적 분할출원의 효과가 훨씬 커집니다.

FAQ

Q. 분할출원을 하면 출원일은 언제로 인정되나요?

원출원의 출원일로 소급됩니다. 분할출원은 형식적으로는 새로운 출원이지만, 원출원일에 이미 제출되어 있던 내용을 나누어 내는 것이기 때문에 출원일 자체는 원출원 기준으로 판단합니다. 그래서 분할출원 시점에 공개된 다른 기술이 우리 분할출원의 선행기술로 작용하지 않습니다.

다만 소급의 전제는 ‘원출원 명세서에 이미 적혀 있던 내용’이라는 점입니다. 원출원에 없던 내용을 분할출원에 새로 넣으면 그 부분은 소급 효과를 인정받지 못할 수 있습니다.

Q. 분할출원은 정확히 언제까지 신청할 수 있나요?

크게 세 구간입니다. 첫째, 원출원의 명세서를 보정할 수 있는 기간입니다. 둘째, 특허 등록결정 등본을 받은 날부터 3개월 이내입니다. 다만 그 안에 특허료를 납부해 설정등록을 받으려는 날이 더 이르다면 그날까지로 줄어듭니다. 셋째, 거절결정 등본을 받은 날부터 3개월 이내에도 분할출원이 가능합니다.

실무에서 가장 자주 놓치는 구간이 두 번째입니다. 등록결정을 받고 기쁜 마음에 특허료를 바로 납부해 설정등록을 마쳐 버리면, 3개월이 남아 있어도 분할출원 기회는 사라집니다. 등록결정 통지를 받으셨다면 특허료 납부 전에 먼저 분할출원 여부를 상의하시는 편이 안전합니다. (구체적인 기산일과 연장 가능 여부는 개별 사건의 통지서 원문을 기준으로 확인하시는 것이 정확합니다.)

Q. 분할출원도 심사를 따로 받아야 하나요? 비용은 어떻게 되나요?

네, 분할출원은 독립된 별개의 출원이므로 심사청구도 따로 해야 하고 심사도 별도로 진행됩니다. 원출원이 등록결정을 받았다는 사실이 분할출원의 등록을 보장하지는 않습니다.

비용도 건별로 발생합니다. 출원료·심사청구료·등록료와 대리인 수수료가 특허 건수만큼 늘어납니다. 그래서 분할출원은 “가능하니까 무조건 여러 건"이 아니라, 어떤 관점의 권리를 몇 건까지 확보할 것인지를 사업 계획과 예산에 맞춰 정하는 판단이 필요합니다.

Q. 원출원이 이미 등록됐는데, 분할출원이 그 특허 때문에 거절되지는 않나요?

출원일이 소급되기 때문에 원출원이 분할출원의 선행기술이 되어 진보성을 부정하는 근거로 쓰이지는 않습니다.

다만 다른 문제가 있습니다. 동일한 발명에 대해서는 하나의 특허만 인정되므로, 분할출원의 청구항이 원출원의 청구항과 실질적으로 같다면 중복 등록을 이유로 거절될 수 있습니다. 결국 분할출원의 실익은 청구항 설계에서 나옵니다. 같은 기술을 어떤 다른 관점에서 다시 붙잡을 것인지를 정해 두어야, 등록도 되고 포트폴리오로서도 의미가 생깁니다.

마치며

특허 등록결정은 끝이 아니라, 기술 보호 전략을 한 단계 강화할 수 있는 시작점입니다. 등록결정을 받으셨다면, 설정등록 전에 분할출원 가능성을 반드시 검토해 보시기 바랍니다. 그리고 아직 출원 전이라면, 처음부터 분할출원을 염두에 둔 명세서 전략을 변리사와 함께 설계하시는 것을 권합니다.

분할출원 검토나 특허 포트폴리오 전략과 관련해 궁금한 점이 있으시다면, 윌로특허법률사무소로 문의해 주시기 바랍니다. 대표님의 기술과 사업 상황에 맞는 실질적인 방향을 함께 정리해 드리겠습니다.

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