상표 출원 시 기업이 알아야 할 지정상품 선정 전략

상표 이름만큼 중요한 것이 있습니다. 어떤 상품에 등록하느냐에 따라 권리의 넓이가 완전히 달라집니다.

들어가며

많은 기업들이 상표 출원 과정에서 브랜드 이름 자체에 집중합니다. 어떤 이름이 기억에 남는지, 등록 가능성은 높은지, 경쟁사와 차별화되는지가 주요 관심사가 됩니다. 물론 모두 중요한 요소입니다.

그러나 상표명 못지않게 어떤 지정상품·지정서비스를 선정했는지 역시 간과해서는 안 됩니다. 동일한 상표라도 어떤 상품에 대해 출원했는지에 따라 심사 결과와 권리 범위가 달라지고, 향후 활용 가능성에도 영향을 미치기 때문입니다.

현시점의 사업 영역만 기준으로 지정상품을 좁게 선정했다가 사업 확장 단계에서 추가 출원이 필요해지는 경우가 있고, 반대로 필요 이상으로 넓게 선정했다가 심사 과정에서 불필요한 거절 이유에 대응해야 하는 사례도 있습니다.

이번 글에서는 기업이 상표를 출원할 때 자주 놓치는 지정상품 선정의 기준과, 왜 이것이 상표 전략의 핵심인지 살펴보겠습니다.

1. 상표권은 이름 자체를 선점하는 권리가 아닙니다

상표권은 범위의 제한 없이 이름 자체를 선점하는 권리가 아니라, 특정 상표를 특정 상품 또는 서비스에 사용할 수 있는 권리입니다.

예를 들어 동일한 상표라도, 의류에 등록했는지, 화장품에 등록했는지, 소프트웨어에 등록했는지, 온라인 쇼핑몰 운영업에 등록했는지에 따라 권리 범위는 달라질 수 있습니다.

따라서 상표 출원은 이름을 정하는 절차에 그치지 않습니다. 내 회사가 어느 상품·서비스 영역에서 브랜드를 사용할 것인지까지 함께 검토해야 비로소 실효성 있는 권리 확보가 가능합니다.

2. 지나치게 좁게 선정하면 사업 확장 시 공백이 생깁니다

초기 기업은 예산이 한정되어 있어 현재 사업에 필요한 범위만 중심으로 출원하는 경우가 많습니다. 배송 기업이 배송 관련 서비스만, 커머스 기업이 쇼핑몰 운영업만, SaaS 기업이 정보 제공업만, 교육 기업이 교육 서비스만 출원하는 방식입니다. 초기 단계에서는 합리적인 판단일 수 있습니다.

다만 사업이 성장하면서 모바일 앱 출시, 신규 상품군 확대, B2B 사업 진출, 해외 진출 등으로 브랜드 사용 범위가 넓어질 수 있습니다. 이 경우 기존 상표권이 새 사업 영역을 직접 포괄하지 않는다면 추가 출원이 필요하고, 그 사이 제3자가 동일·유사 상표를 먼저 확보했는지도 별도로 검토해야 합니다.

현재 사업만 기준으로 지정상품을 지나치게 좁게 선정하면, 성장 이후 권리 보완에 비용과 시간이 추가로 소요될 수 있습니다.

3. 반대로 필요 이상으로 넓게 선정하는 것도 독이 됩니다

일부 기업은 향후 가능성까지 고려해 지정상품을 폭넓게 선정하기도 합니다. 일정 부분 타당한 전략이지만, 세 가지 리스크를 함께 고려해야 합니다.

첫째, 지정상품 수가 늘어나면 출원 비용과 관리 부담도 커집니다.

둘째, 지정상품 범위가 넓어질수록 심사 과정에서 선행상표와 충돌이 문제 되는 상품이 함께 포함될 가능성도 커집니다. 핵심 사업과 직접 관련 없는 상품 때문에 의견제출통지서가 발행되어 전체 출원 절차가 지연되는 사례도 적지 않습니다.

셋째, 등록 이후 장기간 사용하지 않는 지정상품은 불사용취소심판의 대상이 될 수 있습니다.

지정상품을 넓게 선정한다고 해서 항상 더 강한 상표권이 되는 것은 아닙니다.

4. 결국 중요한 것은 ‘많이’가 아닌 ‘정확하게’입니다

지정상품 선정은 현재 사업 구조, 향후 확장 계획, 선행상표와의 충돌 가능성까지 함께 검토해 기업에 필요한 권리 범위를 설계하는 작업입니다. 이를 위해 세 가지 요소를 함께 검토해야 합니다.

• 현재 브랜드가 실제 사용되는 핵심 사업 영역: 현재 매출이 발생하거나 실제 사용 중인 상품·서비스는 우선적으로 포함해야 합니다.
• 향후 2~3년 내 구체성 있는 확장 영역: 모바일 앱 출시, 신규 상품군 진출, 해외 시장 진입 등 현실적인 계획이 있다면 함께 검토해야 합니다.
• 구체성이 낮은 영역은 우선순위를 재검토: 막연한 가능성만으로 과도하게 선정하기보다는 비용, 충돌 가능성, 사용 계획을 함께 고려하는 것이 효율적입니다.

5. 성장하는 기업은 상표권도 함께 점검해야 합니다

처음에는 웹사이트 중심으로 시작했다가 모바일 앱으로 확장될 수 있고, 단일 상품으로 출발했다가 다양한 상품군으로 확대될 수도 있습니다. 국내 중심 사업이 해외 시장으로 확장되는 경우도 있습니다.

실제로 컬리 역시 ‘마켓컬리’ 브랜드 운영 초기에는 쇼핑몰 운영업, 배송 관련 서비스업 중심으로 상표를 확보했으나, 이후 소비자 접점이 모바일 앱 중심으로 이동하면서 앱 관련 영역까지 포트폴리오를 확장했습니다.

이처럼 사업 구조가 변화하는 기업일수록 상표 역시 한 번 출원하고 끝나는 자산이 아니라, 성장 단계에 맞춰 점검하고 보완해야 하는 권리입니다.

FAQ

Q1. 출원 후 지정상품을 추가하거나 변경할 수 있나요?

지정상품의 변경은 불가능합니다.

다만, 추가적인 상품에 대한 상표등록이 필요한 경우에는 ‘지정상품 추가등록출원’ 또는 ‘신규 상표등록출원’을 통해 보완할 수 있습니다. 추가등록출원은 기존 상표권에 흡수되어 관리가 간편하지만, 기존 상표권의 존속기간 만료 시 함께 만료되므로 존속기간 측면에서는 불리합니다. 반면 신규 출원은 독립된 권리로 인정되어 등록 시점부터 10년의 존속기간이 새로 부여됩니다. 상황에 따라 적합한 방식을 선택하면 됩니다.

Q2. 지정상품을 최대한 넓게 선점하는 것이 유리하지 않나요?

무조건 넓게 잡는 것은 오히려 독이 될 수 있습니다. 상표권에는 등록 후 3년 이상 실제 사용하지 않는 상품에 대해 제3자가 취소를 청구할 수 있는 ‘불사용취소심판’ 제도가 있기 때문입니다. 핵심 사업과 무관한 상품까지 무분별하게 선점하면, 타인의 공격 빌미를 제공하거나 불필요한 심사 지연을 초래할 수 있으므로 주의해야 합니다.

Q3. 여러 류(Class)에 걸쳐 출원하면 비용이 많이 드나요?

상표 비용은 ‘류(Class)’ 단위로 책정됩니다. 서로 다른 류에 속한 상품들을 포함하려면 각각 별도의 출원을 진행해야 하므로 류가 늘어날수록 비용도 비례해서 증가합니다. 따라서 무작정 많은 상품을 넣기보다는, 핵심 상품과 부가 상품을 전략적으로 묶어 비용 효율성을 높이는 포트폴리오 설계가 필요합니다.

Q4. 상표권은 언제 다시 점검해야 하나요?

사업의 변곡점마다 점검하시길 권장합니다. 신규 서비스 런칭, 앱 출시, 해외 진출 등 비즈니스 모델이 확장될 때 기존 상표권이 우리의 달라진 영역을 충분히 보호하고 있는지 확인해야 합니다. 성장하는 기업일수록 최소 연 1회는 등록된 상표권 목록을 검토하여 부족한 부분을 보완하는 습관이 중요합니다.

마치며

기업에게 상표는 현재 사업을 보호하는 권리이자, 앞으로 확장될 사업을 준비하는 권리이기도 합니다.

지나치게 좁게 선정하면 성장 이후 추가 비용과 시간이 들 수 있고, 반대로 지나치게 넓게 선정하면 비용 부담, 심사 대응, 불사용 리스크까지 함께 따라옵니다. 결국 좋은 상표 전략은 많이 선정하는 것도, 적게 선정하는 것도 아닙니다. 회사의 현재 사업과 현실적인 성장 방향에 맞춰 정확하게 선정하는 것입니다.

브랜드를 지속적으로 확장해 나갈 계획이라면, 특정 상표의 등록 여부만 볼 것이 아니라 그 권리 범위에 포함된 지정상품이 현재 사업은 물론 향후 확장될 사업 영역까지 충분히 담아내고 있는지 함께 점검해 보시기 바랍니다.